Desde el 14 de Enero de 2023 las solicitudes de nulidad y caducidad de una marca española se tienen que presentar ante la OEPM. Se trata de una novedad legislativa que implica que la OEPM tendrá la competencia para anular y caducar marcas registradas en España.
La OEPM se ha preparado para esta nueva tarea formando a un personal especializado en la tramitación de estos procedimientos y ha facilitado un manual informativo sobre los nuevos procedimientos de nulidad y caducidad administrativa de los signos distintivos.
Las marcas se registran para poder proteger el interés particular del titular que las inscribe.
Por otro lado, también existe un interés general que debe protegerse, el titular de la marca debe realizar un uso efectivo y real de la marca, de lo contrario se estará impidiendo que terceros puedan registrar marcas que realmente no se están utilizando.
Entre las causas para solicitar la caducidad de una marca está la falta de uso de la marca registrada al menos hace 5 años, en este tipo de proceso la carga de la prueba corresponde al titular de la marca.
En cambio, entre las causas para solicitar la nulidad, por ejemplo en el caso de que la marca incurra en riesgo de confusión con una marca anterior, la prueba de lo que se alega corresponde al solicitante de la nulidad.
Con esta reforma se prevé un aumento de solicitudes tanto de nulidad como de caducidad debido a la simplificación y abaratamiento de los procedimientos.
Es por ello muy recomendable, que los titulares hagan una revisión de sus carteras de signos distintivos y tengan preparada la prueba de uso de aquellos que hayan sido registrados hace mas de 5 años para poderla hacer valer en caso de ser requerido.
La prueba de uso adquiere con este nuevo procedimiento un papel relevante.
For more than 25 years, Grupo Paradell, desde nuestra larga experiencia ayudando a los titulares de derechos marcarios a luchar contra el fraude en los entornos nacional e internacional, venimos observando en los últimos meses un incremento de las investigaciones relacionadas con los procesos sobre todo de solicitud de caducidad de la marca.
Nuestra labor en este tipo de investigaciones se centra principalmente en investigar si ha habido un uso real y efectivo de la marca en los últimos cinco años.
Como ya indicamos, la carga de la prueba sobre el uso de la marca recae en el titular, pero el demandante que insta la acción de caducidad quiere garantizarse en la medida de lo posible su éxito en la acción de caducidad. Por eso debe de realizarse una investigación que permita asegurar su pretensión, investigando si efectivamente existe un uso real de esa marca a través del titular o de un tercero al que se le haya podido ceder la explotación.
Generalmente investigamos la posible distribución de esa marca en los canales habituales y a través de diferentes fuentes:
• Información recabada en todo tipo de fuetes abiertas (OSINT) utilizando diferentes motores de búsqueda
• Visitas a establecimientos comerciales
• Investigar canales de distribución
• En el caso de detectar producto de la marca investigada adquirir evidencias
El conjunto de pruebas aportadas por nuestras investigaciones permitirán a nuestro cliente determinar la viabilidad de interponer una solicitud de caducidad de marca.
Eva Aparicio, Business Development Manager