L as marcas se registran para poder proteger el interés particular del titular que las inscribe.
Por otro lado, también existe un interés general que debe protegerse; el titular de la marca debe realizar un uso efectivo y real de la marca, de lo contrario se estará impidiendo que terceros puedan registrar marcas que realmente no se están utilizando.
El artículo 39 de la Ley de Marcas en relación al uso de marcas establece que si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la propia Ley de Marcas, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso. Entre esas sanciones el artículo 55 del mismo texto normativo establece que se podrá solicitar la caducidad de una marca cuando no se este utilizando conforme establece el artículo 39 de la Ley de Marcas.
Ante un proceso de solicitud de caducidad de marca, será el propio titular de la marca el que deberá demostrar el uso real y efectivo de su marca en el mercado, recayendo por tanto sobre él la carga de la prueba..
La jurisprudencia del Tribunal Supremo exige para eludir la caducidad de la marca un uso externo y público con una difusión efectiva «para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta, para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en cada caso concreto?.
El propio TS explícitamente excluye las actuaciones aisladas que no entrañan, por tanto, un uso continuado de la marca.
Grupo Paradell, compañía experta en investigaciones privadas por parte de detective privado, en el ámbito empresarial, ha incrementado en los últimos doce meses las investigaciones relacionados con procesos de solicitud de caducidad de marca. Concretamente se han incrementado en un 26 % respecto al año anterior. Nuestra labor en este tipo de investigaciones se centra principalmente en investigar si ha habido un uso real y efectivo de la marca en los últimos cinco años. Como ya se comentó, la carga de la prueba sobre el uso de la marca recae en el titular, pero el demandante que insta la acción de caducidad quiere garantizarse en la medida de lo posible su éxito en la acción de caducidad. Por eso debe de realizarse una investigación que permita asegurar su pretensión, investigando si efectivamente existe un uso real de esa marca a través del titular o de un tercero al que se le haya podido ceder la explotación.
Generalmente investigamos la posible distribución de esa marca en los canales habituales (establecimientos comerciales, Internet?.) de ese tipo de producto. Nuestros equipos de investigación privada, ven apoyada su labor de manera transversal con nuestras divisiones de Informática Forense y Económico-Financiero..
Si se localiza algún uso aparente trataríamos de intentar adquirir ese producto para saber si estamos ante un uso real o el uso es sólo aparente.
El conjunto de pruebas aportadas por nuestras investigaciones permitirán a nuestro cliente determinar la viabilidad de interponer una demanda de caducidad de marca.