Sí, una marca registrada puede perderse si no se utiliza activamente. Uno de los claros ejemplos que podemos destacar es el caso Nestlé, ya que dejó de poseer varias de sus conocidas marcas de helado debido a la falta de prueba de su uso. Éste es el caso de las renombradas marcas de helado, muy conocidas en los 70s, 80s, y 90s, «CAMY», «APOLO» y «AVIDESA», que eran parte del porfolio de marcas de helado registradas por Nestlé. Las tres cayeron en desuso y se consideraron perdidas para el gigante Nestlé.
¿Cómo comenzó Nestlé a perder sus míticas marcas «CAMY», «APOLO» Y «AVIDESA»?
La disputa empezó cuando Nestlé demandó al mayor fabricante de helados de marca blanca en España, Ice Cream Factory Comaker (ICFC), ya que incluyeron una reseña histórica en su folleto, señalando que fabricaban las marcas «AVIDESA», «CAMY» y «MIKO» (Propiedad de Nestlé). Nestlé consideró que ICFC estaba incurriendo en competencia desleal, infringiendo un acuerdo contractual.
Como respuesta, ICFO contraatacó solicitando las caducidades de dichas marcas, por falta de uso.
Desarrollo y resultado del litigio con Nestlé
El juzgado de lo Mercantil de Valencia dio la razón a ICFC, tanto al desestimar la demanda por competencia desleal, como por declarar la caducidad de las marcas de «AVIDESA».
Esta decisión fue ratificada por la Audiencia Provincial y confirmada por el Tribunal Supremo, estableciendo una importante jurisprudencia en materia de caducidad de marcas por inactividad.
¿Qué pasa cuando SÍ existe el uso de la marca, pero NO hay pruebas?
Demostrar el efectivo uso en los últimos 5 años tras su registro es fundamental para garantizar la supervivencia de nuestro activo.
Del mismo modo, la parte interesada en solicitar esa caducidad puede solicitar a un detective la verificación de que la marca de interés no esté siendo utilizada antes de proceder a su solicitud de caducidad.
Desde Grupo Paradell sabemos de primera mano que registrar una marca no es suficiente para tener una protección integral y total. El uso de esa marca es el objetivo final del registro; de no existir uso, se estaría ocupando un espacio comercial, impidiendo a terceros registrar una marca con uso.
¿Qué pruebas de uso fueron relevantes en el caso Nestlé para declarar la caducidad de las marcas «CAMY», «APOLO» Y «AVIDESA»?
- La ausencia de la marca en el mercado.
- La falta de inversión o actividad en publicidad, marketing o presentación de productos.
- La no inclusión en catálogos de venta de los productos o en las facturas presentadas.
El caso Nestlé ha requerido pruebas físicas, pero en la actualidad, la prueba digital se ha vuelto clave en la demostración del uso efectivo de las marcas.
En Grupo Paradell somos expertos en recabar tanto prueba digital, como analógica, ayudando a los titulares de derechos marcarios a demostrar de manera documentada el uso o no uso de una marca para permitir el libre comercio de manera justa.